Come concedere in licenza un brevetto e royalty

Possedere un brevetto ti dà preziosi diritti di proprietà. In base alla legge federale sui brevetti, hai il diritto esclusivo di produrre, utilizzare o vendere la tua invenzione brevettata negli Stati Uniti e nei suoi territori. Hai anche il diritto di ricevere royalties da accordi di licenza di brevetto che danno ad altri il permesso di realizzare, utilizzare o vendere la tua invenzione. I termini di un contratto di licenza di brevetto, compreso il pagamento delle royalty, sono oggetto di negoziazione tra te e i tuoi licenziatari.

Valutazione delle opportunità di licenza

Le tue opportunità di licenza di brevetto dipendono dalla tua situazione particolare. Ad esempio, se non hai il capitale per produrre o commercializzare la tua invenzione, dovrai trovare investitori adatti con il capitale necessario per trasformare il tuo brevetto in un prodotto commerciabile. Un contratto di licenza può essere utilizzato per concedere i diritti degli investitori sul brevetto in cambio di un investimento di capitale. Se stai già producendo e commercializzando il tuo prodotto, ma sei coinvolto in una controversia sui brevetti con un'altra società, è possibile utilizzare una licenza di brevetto per risolvere la controversia. La valutazione delle opportunità di licenza viene eseguita al meglio insieme a professionisti aziendali esperti in materia di accordi di licenza di brevetto nel proprio settore.

Preparazione per le trattative sulla licenza

Prima di negoziare i termini del contratto di licenza del brevetto, impostare i parametri su come verranno condotte le negoziazioni. Una considerazione primaria è l'uso di un accordo di riservatezza e non divulgazione. Ciò scoraggia chiunque dall'utilizzare le informazioni divulgate durante le negoziazioni per violare i diritti di brevetto. Dovresti anche stabilire l'ambito della licenza da negoziare. Ad esempio, puoi concedere in licenza tutti i tuoi diritti di brevetto o puoi limitare questi diritti ad aree specifiche, come la produzione o le vendite. Il periodo di tempo per la licenza e l'area geografica sono ulteriori limitazioni da considerare. Per evitare che le trattative si trascinino all'infinito, imposta un lasso di tempo per la firma di un contratto di licenza.

Negoziazione del contratto di licenza

Un contratto di licenza di brevetto è essenzialmente una promessa da parte tua di non citare in giudizio il tuo licenziatario in cambio di pagamenti di royalty. Sebbene non sia richiesta alcuna forma particolare per un contratto di licenza di brevetto, è necessario utilizzare i servizi di un consulente specializzato in brevetti per prepararlo. L'accordo deve definire chiaramente l'ambito dei diritti che stai concedendo in licenza. Più ristretto è l'ambito della licenza, maggiori sono i diritti che conservi e che puoi concedere in licenza ad altri. Includi sempre disposizioni nell'accordo che proteggano i tuoi diritti futuri in una nuova invenzione che si basa in parte sul tuo brevetto attuale.

Royalties della licenza di brevetto

Una parte essenziale del contratto di licenza del brevetto è l'obbligo del licenziatario di pagare le royalty per l'utilizzo del brevetto. La determinazione dell'importo appropriato delle royalty richiede la consultazione con un esperto di licenze di brevetto nel tuo settore. Le royalty in genere sono una percentuale delle vendite lorde dei prodotti che utilizzano il brevetto. Sebbene ogni situazione debba essere valutata separatamente, le royalty derivanti dalle licenze di brevetto sono generalmente comprese tra il 3 e il 6% delle vendite lorde. Tuttavia, alcune royalty di licenza di brevetto sono stabilite dalla legge. Ad esempio, i brevetti essenziali per l'utilizzo di determinate tecnologie, come i chip WiFi, sono considerati "brevetti essenziali standard" e le tariffe di royalty devono essere ragionevoli e non discriminatorie. Se il titolare del brevetto e il licenziatario non possono concordare le royalty, un tribunale può decidere l'importo della royalty.